Marcas e patentes

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Praticar para aprender

A partir de agora, estudaremos as questões relativas às marcas e às patentes, por intermédio da compreensão dos institutos da Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/96.
Pensar em propriedade industrial já nos remete à ideia de propriedade intelectual, ou seja, aquilo que tem origem na criação humana. No campo do Direito Cibernético, é de fundamental importância a intersecção desse campo da regulação com as investigações atinentes ao ciberespaço, porque este âmbito das relações sociais tem sido um lugar privilegiado para o estudo do sistema protetivo da propriedade intelectual. 
O destaque, neste ensejo, está no entendimento dos mecanismos pelos quais se dá a tutela jurídico-estatal das patentes, quanto às invenções e aos modelos de utilidade, assim como no tocante ao registro das marcas. 
Neste sentido, conheceremos o que se considera e o que não se considera invenção ou modelo de utilidade, requisitos de patenteabilidade, tipos de patentes, inventos que não são patenteáveis e demais regras correlatas. Além disso, estudaremos o registro de nomes de domínio no Brasil e a forma de resolução de conflitos, no campo administrativo (extrajudicial), nestes casos.
Certo dia, uma equipe de socorristas acudiu uma vítima de acidente de trânsito. Segundo informações, a jovem teria sido atropelada por um motorista embriagado, que dirigia acima do limite de velocidade permitido na via. Durante o resgate, a equipe identificou costelas fraturadas, hemorragias graves na cabeça e uma lesão na espinha. Ao chegar ao hospital, as informações foram transmitidas ao médico de plantão, que prontamente iniciou os devidos socorros, levando a vítima à cirurgia.
Ao final do procedimento, a vítima se encontrava estável, porém havia a suspeita de que, passados alguns dias da recuperação, poderia vir a perder a capacidade motora da cintura para baixo, devido à grave lesão verificada. 
Foi então que o médico, como bom profissional que é e, sobretudo, se solidarizando com a jovem, iniciou uma profunda pesquisa, a fim de encontrar um procedimento cirúrgico que impediria a garota de ficar paraplégica. Durante suas pesquisas, encontrou o que parecia ser uma esperança: tratava-se de um método elaborado por um cirurgião que impedia que lesões dessa espécie viessem a comprometer a mobilidade dos membros inferiores. 
Após o consentimento da família e da paciente para a realização desse método, o médico, junto à equipe de enfermeiros, levou a jovem sedada à sala de cirurgia para realizar a operação. Depois de oito horas de uma cirurgia extremamente complexa e cansativa, o médico foi até a recepção do hospital para comunicar o resultado. Quando estava quase chegando lá, verificou que havia dezenas de repórteres, câmeras, jornalistas e curiosos; mesmo assim, seguiu em direção à família e informou, em um ar contente, sobre o êxito da cirurgia. A equipe cirúrgica recebeu vários elogios, tanto da família quanto dos demais, e em poucos dias a notícia do médico que reverteu uma paraplexia apareceu em vários jornais e canais de televisão. 
Ocorre que, durante essa fama, o criador do método utilizado para realizar a operação cirúrgica processou a equipe médica, afirmando possuir uma patente sobre aquele método, além de solicitar ao conselho de medicina que cassasse a licença dos profissionais envolvidos por violação ao direito de propriedade intelectual. 
Toda a equipe, em especial o médico que perfez o procedimento, ficou muito preocupada. 
Na sequência, buscaram você, em caráter de Especialista em Direito de Propriedade Intelectual, para elaborar um parecer jurídico sobre a questão. Afinal, há ou não violação da propriedade intelectual? A equipe médica deverá ser responsabilizada por algo? Considere suas conclusões por escrito, justificando sua opinião legal. 
O conjunto de normas jurídicas a serem estudadas permitirá que você tenha uma visão abrangente e conceitual suficiente para entender adequadamente as disposições específicas quanto à propriedade intelectual-industrial, notadamente para que esteja apto a refletir acerca da sua incidência nas relações abarcadas pelo campo de interesse do Direito Cibernético. 
Bons estudos!

conceito-chave

Iniciaremos nossos estudos com a patente. De acordo com o art. 6º da Lei nº 9.279/1996, ao autor de invenção ou modelo de utilidade, será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta legislação. Logo, pode-se conceituar a patente como a forma de proteção em si, relativamente às invenções e aos modelos de utilidade, e como um título de propriedade temporária outorgado pelo Estado. 
Assim, é patenteável a invenção ou o modelo de utilidade. Quanto à invenção, é patenteável aquela que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Já o modelo de utilidade é patenteável o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (AHLERT; CAMARA, 2019).
Três são os requisitos da patente: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A novidade é reputada como requisito preenchido quando a invenção ou o modelo de utilidade não está compreendido no chamado “estado da técnica”, conforme dispõe o art. 11 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), segundo o qual “é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17” (BRASIL, 1996, [s. p.]). 
A novidade, por conseguinte, é quando a invenção ou o modelo de utilidade representa algo desconhecido de todos, mesmo de pessoas especializadas (como cientistas) sobre um determinado assunto ou área do conhecimento. 
Ademais, a atividade inventiva ocorre quando, para uma pessoa técnica no assunto, a invenção não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica e, para o modelo de utilidade, sempre que, também para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, conforme disposto nos arts. 13 e 14, respectivamente, da LPI. 
Mas, quais seriam os tipos de patentes? Basicamente, o que acabamos de ver: a patente de invenção e a patente de modelo de utilidade. 
Por fim, a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria, de acordo com o art. 15 da LPI. 
Note que não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Ademais, deve-se perceber que, de acordo com o art. 18 da LPI, há inventos que, embora preencham os requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), não podem ser objeto de concessão de patente, devido a algum impedimento legal. Assim, não são patenteáveis:

O que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. 

No Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é a autarquia federal responsável por processar os pedidos de patentes, as quais, se concedidas, resultam na chamada carta-patente, bem como os demais registros. 
O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

1. Requerimento.
   
2. Relatório descritivo.
   
3. Reivindicações.
   
4. Desenhos, se for o caso.
   
5. Resumo.
   
6. Comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.
   

O pedido que não atender formalmente aos elementos citados, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação. Logo, cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo (SILVEIRA, 2014). 
O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas, de maneira a compreenderem um único conceito inventivo. 
O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado. Uma vez publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame, de modo que este não será iniciado antes de decorridos 60 dias da publicação do pedido. 
O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 meses, contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente. A patente será concedida depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.
Ainda sobre as patentes, note que a patente de invenção tem prazo de 20 anos, a contar do depósito, e de, no mínimo, 10 anos, a contar da concessão; já a patente de modelo de utilidade tem prazo de 15 anos, a contar do depósito, e de, no mínimo, sete anos, a partir da concessão.
Trataremos, agora, do chamado modelo de utilidade. O modelo de utilidade pode ser patenteado, como já sabemos. Logo, é patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (DONELAS, 2018). 
O modelo de utilidade tem a ver com as criações que possuam caráter técnico-científico de natureza funcional, relacionadas à forma e disposição introduzida em objeto de uso prático, ou apenas parte deste, conferindo ao objeto, já conhecido pelo estado da técnica, uma melhoria funcional no uso ou na fabricação. Já a invenção é a que resulta diretamente do intelecto do inventor, que apresenta solução nova para problemas existentes em uma determinada área. 
Os requisitos para que se possa considerar o modelo de utilidade são: aplicação industrial, melhoria funcional e ato inventivo. Aplicação industrial é o fato de o objeto ser passível de utilização ou fabricação pela indústria. Melhoria funcional é a maior praticidade alcançada pelo uso do objeto, de modo que deve ser detalhada pelo depositando do pedido de patente. Por fim, ato inventivo refere-se à norma forma, que não seja decorrente do estado da técnica ou da melhoria.

O pedido de patente de modelo de utilidade seguirá o mesmo procedimento daquele visto para a patente de invenção.

Agora, falaremos sobre as marcas.
Importante direito industrial é a marca, que é protegida mediante a concessão de registro, definida pelo art. 122 da LPI, como os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Nota-se que, no Brasil, o que importa é o elemento que seja visualmente perceptível, de modo que estão excluídos do contexto da marca a possibilidade de registro relativamente a aspectos sonoros, olfativos e gustativos. 
Ademais, alguns sinais não podem ser registrados como marca, como disciplina o extenso rol do art. 124 da LPI, por exemplo: brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, designação de sigla de órgão público, sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda, cores e suas denominações, nome civil ou assinatura, pseudônimo ou apelido notoriamente reconhecido, obra literária, artística ou científica, termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, etc. 
A marca, em suma, tem a finalidade de identificar determinado produto ou serviço do empresário, para distingui-lo dos demais.
Com efeito, a disciplina legal das marcas encontra guarida na Lei de Propriedade Industrial (LPI – Lei nº 9.279/96), no Título III, a partir do art. 122. 
Em relação aos requisitos das marcas, temos que tecer alguns comentários. A distintividade (distinção da marca) tem a função de identificar determinado produto ou serviço do empresário, distinguindo-o dos demais. A marca deve, assim, ser individualizadora do produto ou serviço que identifica. A novidade diz respeito à exigência de que a marca seja nova no contexto do mercado, de modo que não poderá existir outra que seja idêntica ou semelhante, que já esteja em utilização. Importante mencionar que não é um critério absoluto, pois as marcas que porventura sejam idênticas ou semelhantes não estão estritamente proibidas. Porém, isso somente será possível se as marcas idênticas ou semelhantes tenham contextos de mercado diferentes, isto é, não podem ter afinidade mercadológica. A veracidade tem relação com a proteção do consumidor, para que a marca não indique qualidades inexistentes. A licitude, com efeito, indica que a marca não pode ser contrária à moral ou aos bons costumes, tampouco para atividade ilícita, assim considerada sistematicamente pela legislação. 
De acordo com o art. 123 da LPI, tem-se algumas espécies de marcas. 
A marca de produto ou serviço é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. A marca de certificação é a aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, à natureza, ao material utilizado e à metodologia empregada. Já a marca coletiva é aquela para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.
Ainda, é válido comentar sobre a chamada marca de alto renome e a marca notoriamente reconhecida. 
À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade, de acordo com o art. 125 da LPI – neste caso, sua proteção não está restrita ao ramo de atividade originalmente concedida (ex. Bombril). Por sua vez, a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil, conforme disposto no art. 126 da LPI. Neste caso, a marca está limitada ao ramo de atividade específica; esse reconhecimento advém depois de ela ter conquistado elevado grau de conhecimento. 
Em princípio, a marca somente estará verdadeiramente protegida no respectivo âmbito mercadológico de produtos ou serviços se estiver registrada. Somente o registro concede o direito de propriedade da marca, portanto. O órgão responsável pelo registro e pela fiscalização, como já sabemos, é o INPI. 
A regra geral para o registro da marca é a novidade, como já foi falado, observando os impedimentos previstos no art. 124, também comentado. Quanto ao mecanismo, deve-se realizar busca para saber se a marca já se encontra registrada. Após, deposita-se o pedido no INPI, com a especificação (detalhamento) do ramo mercadológico. O trâmite leva em torno de 24 meses, é público, de modo que possibilita que interessados ofertem impugnações. Com o pedido protocolado, é dada publicidade na Revista da Propriedade Industrial, de modo que eventuais lesados poderão se manifestar no prazo de 60 dias. Depois, o INPI conclui o exame e profere decisão. Se deferido e após o recolhimento da competente taxa, será emitido certificado de registro da marca, com período de vigência de 10 anos.

Por último, é preciso falar sobre registro de nomes de domínio no Brasil e a resolução de conflitos nesta seara.
O desenvolvimento e a expansão da internet criaram um problema no que se refere ao seu uso comercial. Trata-se de atribuição dos nomes para os sítios eletrônicos, em razão do potencial conflito com marcas já registradas e com nomes de figuras públicas, como as pessoas que são famosas na mídia. Usualmente, os computadores faziam uso de um mesmo processo de comunicação, chamado de TCP/IP (o endereço de IP) (TEIXEIRA, 2020). 
Esse endereço é composto por uma série de números, que é bastante complexa. Como os endereços deste tipo são muito difíceis de seres memorizados, tanto pelas pessoas quanto pelas empresas, criou-se o sistema de nomes de domínio, cuja tarefa é facilitar o endereçamento e a localização dos computadores na rede mundial (internet). É por isso que, quando buscamos algum site, ao invés de utilizarmos o endereço de IP, utilizamos o nome, por exemplo: www.onome.com.br. 
No Brasil, os registros de nomes de domínio são feitos no site registro.br. Ele é o departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) responsável pelas atividades de registro e manutenção dos nomes de domínios que usam o .br. Por sua vez, o NIC.br foi criado para implementar as decisões e os projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), que é o responsável por coordenar e integrar as iniciativas e os serviços da internet no país. 
Aquele interessado em registrar um nome de domínio na internet poderá assim proceder, mediante o registro de um nome que represente uma marca, um nome qualquer, um nome empresarial, etc. Acontece que esta titularidade pode não pertencer àquele que intenta o registro. Tal se dá porque o registro de nomes de domínio de sítios eletrônicos é feito por intermédio do sistema “first come, first served”, isto é, literalmente, o primeiro que chegar pode registrar, de modo que não precisará demonstrar ou comprovar que é titular de marca ou nome empresarial. Neste sentido dispõe a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P (do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br), segundo a qual um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro. Logo, é possível (e, com efeito, há) violações potenciais a nomes e marcas que já sejam de titularidade de pessoas (físicas ou jurídicas) que não aquela que primeiro intentou o registro do nome de domínio (SANTOS; JABUR; ASCENÇÃO, 2020). 
Conforme a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P:

Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.

Vale ressaltar que é permitido o registro de nome de domínio apenas para entidades que funcionem legalmente no país, profissionais liberais e pessoas físicas, conforme disposto na mencionada Resolução. No caso de empresas estrangeiras, poderá ser concedido o registro provisório, mediante o cumprimento de algumas exigências (como procurador constituído no Brasil, declaração de atividade comercial, compromisso que a empresa estabelecerá sua atividade no Brasil no prazo de 12 meses, etc.). 
O Decreto nº 4.829, de 3 de setembro de 2003, criou o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o qual dispõe sobre o modelo de governança da internet no Brasil e dá outras providências. O comitê terá as seguintes atribuições:

I - estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil; II - estabelecer diretrizes para a organização das relações entre o Governo e a sociedade, na execução do registro de Nomes de Domínio, na alocação de Endereço IP ( Internet Protocol ) e na administração pertinente ao Domínio de Primeiro Nível (ccTLD - country code Top Level Domain ), " .br ", no interesse do desenvolvimento da Internet no País; III - propor programas de pesquisa e desenvolvimento relacionados à Internet, que permitam a manutenção do nível de qualidade técnica e inovação no uso, bem como estimular a sua disseminação em todo o território nacional, buscando oportunidades constantes de agregação de valor aos bens e serviços a ela vinculados; IV - promover estudos e recomendar procedimentos, normas e padrões técnicos e operacionais, para a segurança das redes e serviços de Internet, bem assim para a sua crescente e adequada utilização pela sociedade; V - articular as ações relativas à proposição de normas e procedimentos relativos à regulamentação das atividades inerentes à Internet; VI - ser representado nos fóruns técnicos nacionais e internacionais relativos à Internet; VII - adotar os procedimentos administrativos e operacionais necessários para que a gestão da Internet no Brasil se dê segundo os padrões internacionais aceitos pelos órgãos de cúpula da Internet, podendo, para tanto, celebrar acordo, convênio, ajuste ou instrumento congênere; VIII - deliberar sobre quaisquer questões a ele encaminhadas, relativamente aos serviços de Internet no País; e IX - aprovar o seu regimento interno.

Neste sentido, há o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob o ".br" – SACI-Adm –, que serve para resolução de conflitos existentes entre o titular de um nome de domínio no “.br” e qualquer terceiro (reclamante) que venha a contestar a legitimidade do nome antes registrado. 
O sistema se limita a determinar a manutenção do registro, a hipótese da sua transferência ou até mesmo o seu cancelamento. A adesão do titular ocorre mediante um contrato, que é firmado quando do registro de nomes de domínio. Vale dizer que referido sistema não se presta a fixar indenizações, que deverão ser pleiteadas pela via judicial.

Completamos mais um importante bloco de estudos. Continue firme e focado! Cada vez mais, desbastamos os campos de interesse do Direito Cibernético.

Faça valer a pena

Referências

AHLERT, I.; CAMARA, E. J. Patentes: Série Soluções Jurídicas. São Paulo: Grupo GEN, 2019. 
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Presidência da República, [2021]. Disponível em: https://bit.ly/3uaWFAy. Acesso em: 9 ago. 2021.
BRASIL. Decreto nº 4.829, de 3 de setembro de 2003. Dispõe sobre a criação do Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGIbr, sobre o modelo de governança da Internet no Brasil, e dá outras providências. Presidência da República, [2021]. Disponível em: https://bit.ly/3kl3L2h. Acesso em: 9 ago. 2021.
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, [2021]. Disponível em: https://bit.ly/3ziMuNx. Acesso em: 9 ago. 2021.
BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, [2021]. Disponível em: https://bit.ly/3yjXuZw. Acesso em: 9 ago. 2021.
COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. Resolução CGI.br/RES/2008/008/P. Procedimentos para registro de nomes de domínio. Brasília, DF: CGI.br, 2008. Disponível em: https://bit.ly/3Dkh2k8. Acesso em: 9 ago. 2021.
DONELAS, J. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 7. ed. São Paulo: Empreende, 2018. 
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Disponível em: https://bit.ly/2PPTmQL. Acesso em: 9 ago. 2021.
SANTOS, M. P. dos; JABUR, W. P.; ASCENÇÃO, J. de O. Direito autoral. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. 
SILVEIRA, N. Propriedade Intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. 5. ed. Barueri, SP: Manole, 2014. 
TEIXEIRA, T. Direito Digital e Processo Eletrônico. São Paulo: Saraiva, 2020.